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El registro de la marca es uno de las tareas más importantes que deben realizarse al emprender un nuevo negocio y previo al lanzamiento al mercado de cualquier tipo de producto o servicio, por lo que es fundamental trabajar de la mano de un abogado de propiedad intelectual experto en marcas que garantice el éxito del registro. Recuerde que aunque usted comercialice productos o servicios con su marca por mucho tiempo, su marca sólo será suya cuando la registre. ¡El que primero registra una marca se queda con ella!

En esa medida, se debe partir de una propuesta de varias marcas que resulten de interés, para llevar a cabo un estudio de antecedentes marcarios y evaluar si ya se han registrado otras marcas idénticas o similares que puedan ser un obstáculo para el proceso de registro marcario. Este trabajo resulta clave para gestionar adecuadamente su presupuesto y hacer más eficiente el trabajo de diseño y posicionamiento de la marca, pues es muy costoso llevar a cabo este tipo de trabajo, iniciar el proceso de registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y posteriormente verse obligado a modificar la marca como consecuencia de una negación del registro por parte de dicha entidad por algún antecedente relevante o una oposición el registro por parte de un tercero . Si su marca es rechazada no sólo perderá el dinero invertido en la solicitud sino también varios meses sin poder tener una marca definitiva para su negocio.

En esa medida, es importante que el proceso de registro y estudio de antecedentes se inicie antes de fabricar empaques, diseñar piezas publicitarias o crear dominios web atados a una marca sobre la que no se tiene certeza de sus probabilidades de registro. Incluso, es recomendable explorar varias marcas para los productos o servicios a ofrecer, lo que hace más sencillo examinar alternativas en caso de que se evidencien riesgos insuperables en la búsqueda de antecedentes o se niegue el registro marcario.

A continuación, respondemos a las preguntas más frecuentes respecto a la solicitud y registro de marcas, lemas comerciales o eslóganes, logos, enseñas, nombres comerciales y otros signos que pueden resultar de su interés:

¿Qué es un registro de marca en Colombia?

El registro de marca en Colombia es el proceso mediante el cual una persona, empresa, fundación, o entidad con o sin ánimo de lucro, obtiene la protección sobre un signo susceptible de representación gráfica que es útil para identificar productos o servicios en el mercado. La protección sobre la marca se obtiene a partir del momento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio expide un certificado de registro que contiene la identificación de la marca, el nombre de su titular o propietario, los productos y/o servicios amparados y la vigencia de su protección.

Así, es posible que una empresa haya usado un signo especial para identificar sus productos y servicios por años, pero mientras no exista un registro de marca ante la SIC, carecerá de protección como marca y podrá enfrentar cualquiera de los 2 escenarios siguientes: i) ser copiada por un tercero para su propio provecho ii) recibir una carta de reclamo de un tercero que le obligue a “bajar” su marca no solamente de un establecimiento de comercio o de empaques de producto, sino de cualquier medio de publicidad al aire con la marca, como páginas web, redes sociales o por ejemplo hasta los menús de un restaurante

¿Dónde se hace el registro de marca en Colombia?  

En Colombia, las marcas son registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que lleva a cabo el examen correspondiente, evaluando si la marca es suficientemente distintiva y analizando que no genere ningún tipo de confusión o asociación con otras marcas previamente registradas o solicitadas por terceros.

¿Por qué es importante una asesoría de un abogado especialista para registrar una marca? ¿No se puede hacer directamente el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio para ahorrarse los honorarios de los abogados?

Si, es posible que una empresa o un particular registre su marca ante la SIC sin la asesoría de un abogado. Incluso existen algunos tutoriales emitido por dicha entidad que facilitan dicha tarea. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pueden ser varios: i) si en el camino hay una objeción al registro o una oposición de un tercero, el solicitante tiene unas oportunidades procesales para defenderse y para ello se requiere un conocimiento especializado basado en la Jurisprudencia y Ley vigentes; ii) una vez otorgado el registro de marca por 10 años, una empresa o un particular no tiene el conocimiento ni la capacidad de poder “vigilar” esa marca ante la SIC. ¿En qué consiste esa vigilancia? Tres puntos principalmente: a) cada 10-14 días la SIC publica una “gaceta de marcas” que recopila todos los signos solicitados ante esa entidad que pueden llegar a miles. En esta medida, My Brand cuenta por ejemplo con un software especializado que detecta si un tercero solicita una marca igual o similar a la suya, cada vez que hay una publicación de éstas; b) antes de que ocurra el vencimiento de la marca, el cliente recibe un aviso para determinar si el interés de renovar la marca por otros 10 años existe, labor que no se debe confiar a un empleado o un externo (ejemplo el contador de la empresa) porque en caso de que esa persona se vaya, existe el riesgo de que nadie quede a cargo con la responsabilidad de renovar la marca y de esta manera una vez ocurrido su vencimiento, puede llegar a ser una catástrofe para cualquier negocio. Posicionar una marca y su valorización debe ser una de las prioridades de la empresa y el abogado es quien cuenta con los sistemas tecnológicos y el conocimiento para poder llevar a cabo estas tareas; c) en caso de que por alguna razón la SIC envíe una notificación al solicitante al email que se haya dejado como identificador y éste no sea revisado constantemente por el solicitante o por alguna razón se quede en la bandeja de los correos “no deseados”, esto puede significar perder una oportunidad dentro del proceso y por lo tanto la pérdida del pago realizado por la solicitud. Por ejemplo, si hay una notificación de una decisión que niega una marca y la Ley confiere 10 días hábiles desde la notificación de la SIC para presentar apelación contra esa decisión, en caso de no presentarse un escrito de defensa el plazo habrá vencido para defenderse.

¿Por qué es importante hacer un registro de marca o de cualquier activo intangible? ¿Cuál es el valor agregado?

Principalmente, dar valor al emprendimiento o a la empresa. No es lo mismo vender una compañía con una marca como “COCA COLA” que vender una compañía sin marca. Los activos intangibles como la marca son los que realmente valorizan las compañías, especialmente las de consumo masivo, y las vuelven atractivas a sus compradores.

¿Cuál es la diferencia entre registrar una marca en la Superintendencia de Industria y Comercio e inscribir una sociedad en la Cámara de Comercio en Colombia?

El proceso de inscripción de una sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio es un proceso que la ley exige como mecanismo para dar publicidad sobre la creación, existencia, representación, objeto social y otra serie de información relacionada con las actividades mercantiles que desarrolla la sociedad o la persona natural comerciante. En esa medida, la inscripción de una razón social como por ejemplo TEAM FOODS COLOMBIA S.A. da cuenta del nombre que identifica a una empresa particular que existe en Colombia desde 2015, pero no es un registro marcario que pueda valorarse como un activo intangible ni es reconocido por la Ley como “marca” hasta tanto no esté registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y exista un certificado de registro que reconozca su validez como tal y su vigencia por 10 años a partir del registro.  Por el contrario, la marca registrada CAMPI de propiedad de la citada sociedad, sí se usa en el mercado para identificar una reconocida margarina comestible, que es comprada por miles de hogares colombianos.

Así, el nombre de una sociedad le permite su identificación para celebrar contratos, cumplir obligaciones tributarias y adelantar múltiples actividades ante entidades privadas y públicas. Un registro de marca, por el contrario, es el medio usado para que los consumidores puedan identificar los productos o servicios en el mercado y orienten sus elecciones de compra según las preferencias de calidad y experiencias pasadas. Por ello, el registro marcario es un activo fundamental de las empresas, que incluso puede ser vendido o licenciado a terceros que quieran usar marcas previamente posicionadas en el ámbito comercial. ¡Su empresa vale más si tiene su marca registrada!

¿Qué tipos de marcas existen? 

Existen marcas de diferentes tipos, aunque las tres más conocidas son las marcas nominativas, mixtas y figurativas.

Las marcas nominativas son las que están compuestas exclusivamente por una o varias palabras como es el caso de la marca “NIKE” y otorgan un amplio margen de protección, pues estos registros marcarios pueden ser usados en cualquier tipo de letra, color o disposición gráfica. Las marcas nominativas pueden tener o no significado, y de hecho es más valiosa una marca sin significado puesto que es más distintiva respecto de lo que ya existe. NIKE es una palabra exclusiva que no tiene un significado por sí misma, pero identifica inequívocamente al fabricante de ropa y artículos deportivos.

Por su parte, las marcas mixtas incluyen un elemento nominativo y uno gráfico, protegidos de forma conjunta, como es el caso de NIKE con su símbolo swoosh:

El otro tipo de marca reconocida ampliamente es la figurativa, que como su nombre lo indica se refiere a una marca que incluye exclusivamente un elemento gráfico, excluyendo las palabras o denominaciones. El símbolo swoosh de NIKE representa una marca figurativa extraordinariamente conocida:

¿Cuáles son otros tipos de signos distintivos a las marcas?

En Colombia existen otros signos que reciben protección especial sin ser marcas, como los lemas comerciales o eslóganes, nombres comerciales y enseñas.

Los lemas comerciales, también conocidos como eslóganes, son palabras, frases o leyendas que van atados a una marca y contribuyen a su recordación, siendo exclusivamente nominativos y teniendo la misma vigencia de la marca con la que se encuentran relacionados. Un ejemplo de lema comercial es “Nadie lo hace como Frisby lo hace”, que está atado a la marca FRISBY y es sugestivo de las calidades de los productos ofrecidos por esa empresa. Nuestra recomendación es que el lema comercial, se solicite una vez se ha obtenido el registro de la marca, pues así se asegura que ya cuenta con una protección previa que optimiza la inversión. Ahora, en cuanto a su vigencia, el eslogan tiene la misma fecha de vigencia de la marca a la cual está atado.

El nombre comercial por su parte identifica al empresario que desarrolla una actividad comercial, por lo que se diferencia de la marca en tanto no ampara un conjunto de productos o servicios, sino que se circunscribe a la persona o empresa que opera en el mercado. Para su protección se requiere aportar pruebas de su uso serio e ininterrumpido y se debe precisar que a pesar de que resulta muy útil, el registro por sí solo no confiere protección alguna. El nombre comercial no tiene vigencia puesto que su validez, especialmente en una defensa ante una autoridad administrativa o un juez, depende de su uso reiterado en el mercado. Esto tendrá que probarse en un proceso mediante la evidencia que demuestre ese uso.

La enseña comercial por otro lado está atada a un establecimiento de comercio, por lo que se refiere al espacio en donde se desarrolla una actividad comercial y en el que se pueden ofrecer productos o servicios de una o múltiples marcas y de uno o varios empresarios. En este caso la protección también depende del uso en el mercado y su registro es solo una prueba más, dentro de todas las evidencias que se deben aportar. La enseña comercial tampoco tiene vigencia puesto que su validez, especialmente en una defensa ante una autoridad administrativa o un juez, depende de su uso reiterado en el mercado. Esto tendrá que probarse en un proceso mediante la evidencia que demuestre ese uso.

¿Qué son marcas no tradicionales?

Son marcas que como bien dice su nombre se salen de lo “tradicional” como es el caso de una marca nominativa, para tener características especiales en su forma o contenido. Por ejemplo, existen marcas olfativas, que hacen protegen un olor específico. O las táctiles, que protegen una forma específica que, al tacto, resultan perceptibles de una manera específica por un consumidor. En Colombia, por ejemplo, la marca táctil del reconocido whisky de marca “OLD PARR” consiste en unas formas repujadas en su botella de tamaño bajo y color café.

Marcas con altas probabilidades de éxito

Las marcas arbitrarias y producto de la creatividad y la imaginación tienen mejores probabilidades de éxito en el proceso de registro y mayor ámbito de protección marcaria por no estar relacionadas con ninguna característica de los bienes y servicios que representan o con un concepto específico. Entonces, una marca como “AROMA FRESCO” para un perfume será mucho más débil e incluso podría no ser registrable por carecer de carácter distintivo especial. Por su parte, una marca como “FROS” para una aplicación de domicilios podría resultar muy diferenciadora, lo que aumenta las probabilidades de éxito en el registro y facilita la estrategia de defensa de la marca frente a posibles plagios por terceros.

¿Qué es la clasificación internacional de Niza o las clases en registro de marca? 

Las marcas se rigen bajo el denominado principio de especialidad, según el cual, la protección se otorga para unos productos o servicios determinados, en este caso en Colombia, y no para la totalidad de bienes o actividades en el mercado.

En razón a dicho principio, al momento de solicitar una marca se debe evaluar con detenimiento cuál es el ámbito comercial de interés para poder identificar el listado de los bienes o actividades a proteger con la marca y ubicarlos dentro de la Clasificación Internacional de Niza. Esta clasificación surgió de un tratado internacional del que Colombia es parte y busca contar con un estándar global para agrupar todos los productos y servicios en 45 clases en total.

Una marca que identifique ropa, por ejemplo, deberá solicitarse en la clase 25 y otra marca relacionada con servicios de enseñanza se tendrá que presentar en la clase 41. Para tener mayor claridad sobre los productos y servicios amparados en cada una de las clases consulte a My Brand o verifique la siguiente página de la OMPI sobre la Clasificación de Niza.

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/home.xhtml?version=20200101&notion=

Requerimientos u oficios de la SIC en el proceso de registro de marca en Colombia

Una vez solicitada la marca, la SIC hace un examen de la solicitud de registro de la marca y en caso de que encuentre algún tipo de imprecisión en los datos o documentos aportados, emite un requerimiento para que el solicitante enmiende la información asociada a la marca. Estas solicitudes deben responderse en un término de 60 días desde su notificación y se presentan por diferentes tipos de imprecisiones, que van desde la tasa que se pagó, la descripción de los servicios o productos definidos, la relación entre el logo aportado y la denominación de la marca, entre otros.

Es fundamental que la contestación a los requerimientos de la SIC en el proceso de registro de marca sea correcta, contemple todos los aspectos formulados por la entidad y se presente dentro del término dispuesto, pues de lo contrario se podría declarar el desistimiento de la marca, lo que implica perder las tasas pagadas y volver a iniciar la totalidad del trámite. En este punto es clave trabajar de la mano con un abogado experto en temas marcarios para que esté al tanto de cualquier oficio que expida la SIC y establezca una hoja de ruta que maximice las probabilidades de contestar los requerimientos de su marca con éxito.

¿Qué ocurre si alguien se opone a la solicitud de marca?

Dentro del proceso de registro de una marca en Colombia, la SIC hace públicas las solicitudes de nuevas marcas a través de su gaceta de la propiedad industrial para que cualquier tercero que crea ver afectados sus derechos pueda presentar un escrito de oposición. En estos memoriales se exponen los argumentos por los que el opositor considera que la marca debería ser negada y se le otorga un término al solicitante para que, de considerarlo pertinente, responda a los alegatos del tercero, defendiendo la concesión de su marca.

Este es otro de los puntos en los que resulta crucial contar con un abogado especialista en marcas, con el fin de que pueda evaluar con detenimiento lo expuesto por los opositores y establecer las probabilidades de éxito en contestar con argumentos contundentes para defender los intereses del solicitante del registro de marca.

¿Qué puedo hacer si la SIC niega la solicitud de registro de mi marca? 

Es posible que la SIC niegue una marca, bien sea por la oposición de un tercero o porque en su examen encontró una marca previamente registrada que podría causar riesgo de confusión o asociación en los consumidores respecto de la marca en sí misma o con relación al producto o servicio que protege. En estos casos es posible presentar una apelación para que otra dependencia de la entidad (la Delegatura de Propiedad Industrial) revise la primera decisión y defina si la confirma o revoca.

Estas apelaciones deben ser presentadas en un término de 10 días contados a partir de que se cumpla la notificación de la primera decisión y también se requiere de argumentos jurídicos sólidos que expliquen las razones por las que la primera resolución de la SIC desconoce normas marcarias si es el caso.

¿Cuánto cuesta registrar una marca en Colombia?

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas tarifas para las solicitudes de registro de marca que varían según las calidades o características de la persona o empresa solicitante y se actualizan anualmente. Algunas de las categorías de interés para las tasas de la solicitud de marca son las siguientes:

1. Personas naturales, grandes empresas y sociedades sin ánimo de lucro: Estas personas pagan las tasas completas para la solicitud de marca.
2. Micro, pequeñas y medianas empresas: Para las solicitudes de registro de marca presentadas por estas sociedades se da una reducción del 25% en las tasas de la SIC.
3. Artesanos certificados como tales: Las marcas solicitadas por los artesanos no tienen un descuento particular, pero pueden tener un descuento especial según el año.
4. Emprendedores que hayan participado en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores”: Las solicitudes de marca presentadas por estos emprendedores tienen tarifas especiales, iguales a las de los artesanos certificados.

Para verificar las tasas actualizadas para las solicitudes de registro marcario, se puede consultar la página web de la SIC: https://www.sic.gov.co/

¿Qué pasa con las tasas pagadas en caso de que se niegue la marca?

Si la oficina de marcas decide negar la solicitud, las tasas pagadas se pierden ya que no existe ningún tipo de reembolso por esta causa.

Por lo anterior, nuestra recomendación es siempre llevar a cabo una búsqueda de antecedentes completa previa a la solicitud del registro de marca, que establezca todos los riesgos de proceder con el trámite marcario, permita a los emprendedores y empresarios gestionar óptimamente los riesgos financieros y definir estrategias que aumenten las probabilidades de éxito. En el mismo sentido, también resulta importante contar con la asesoría de una firma de abogados especialistas en marcas como My Brand para poder superar los obstáculos que se presenten en el proceso marcario, responder a los requerimientos de la SIC, presentar cualquier escrito pertinente dentro del proceso y evitar a toda costa la pérdida total de la inversión inicial.

Beneficios de registrar una marca

Con el registro de la marca, un emprendedor o empresario obtiene protección para el uso de su signo en el mercado y queda facultado para impedir que terceros comercialicen productos o servicios utilizando símbolos o expresiones que resulten idénticas o similares a la marca registrada. Con ello se facilita que el público asocie a una marca específica las calidades y características de los productos que adquieren, construyendo una reputación robusta y fidelizando a los consumidores.

Así, cuando las empresas o emprendimientos no registran su marca, es posible que: i) terceros empleen marcas idénticas o muy similares, aprovechándose de su reputación e inversión, lo cual puede generar afectaciones económicas en las ventas, en la relación con los consumidores o incluso con los aliados comerciales o; ii) puedan verse inmersos en una reclamación judicial por un tercero titular de una marca igual o similar y que tenga un derecho de registro de marca anterior. Esto le significa a las empresas costos muy altos no solamente por la defensa del proceso en sí, sino porque la migración a una marca nueva después de un reclamo puede ser muy oneroso en cuanto a posicionar una nueva marca, registrar nuevos dominios para la web, perfiles en redes sociales, cambiar material publicitario, brochures y tarjetas de presentación, entre otros.

Adicionalmente, las marcas registradas se constituyen como un activo intangible de la empresa, por lo que puede venderlas, usarlas como garantía del cumplimiento de una obligación financiera o incluso licenciarlas para que un tercero explote la marca a cambio de una remuneración preestablecida. Por tal razón, una empresa con un sólido portafolio de marcas puede ser más valiosa y resultar más atractiva para cualquier alianza o transacción comercial.

¿Qué pasa después del registro de la marca?

Una vez se emite el certificado de registro marcario, se debe mantener una vigilancia cercana para tener claro el término de vigencia y asegurar la protección de la marca por periodos sucesivos de 10 años, pues de lo contrario es posible que el plazo para la renovación expire y se pierdan los derechos adquiridos con el registro. Esto puede ser crucial y de gravedad significativa para una empresa puesto que la rotación de personal no garantiza que internamente se pueda gestionar adecuadamente la marca en sí y será el abogado especialista el que, teniendo el manejo de la marca, avisará oportunamente al titular antes del vencimiento.

Adicionalmente, también se debe prestar especial atención a las nuevas solicitudes de marcas radicadas por terceros con el fin de oponerse a cualquier registro que pueda afectar la distintividad de la marca, disminuir su reconocimiento en el mercado o monopolizar el uso de expresiones comunes que deberían poder ser utilizadas por todos.

La vigilancia de su marca concedida es tan fundamental como la concesión del registro. Por eso en My Brand vigilamos su marca a través de nuestro software especializado que analiza las publicaciones que la SIC con una perspectiva legal que permite identificar con mayor claridad los riesgos asociados a las nuevas solicitudes de marca. Nosotros le avisaremos de cualquier solicitud de marca nueva que pueda afectar a sus intereses.

¿Puedo registrar mi marca en otro país para vender en el extranjero?

En My Brand hemos construido una amplia red de aliados en el ámbito internacional por lo que también podemos registrar su marca en cualquier país del mundo. Tanto si ya tiene una marca registrada en Colombia y desea registrarla en otro país para vender sus productos o servicios, como si empieza de cero registrando su marca en cualquier país, My Brand le ofrece el asesoramiento especializado para elegir una marca con altas probabilidades de éxito, solicitarla y defenderla en cualquier país. Adicionalmente, dicha red de experto garantiza en gran medida que el proceso va a ser manejado de una manera responsable y seria puesto que este tipo de servicios son ofrecidos por muchas firmas a nivel mundial, pero para este tipo de procesos se requiere del acompañamiento de firmas de abogados que realmente estén al nivel del servicio que el cliente necesita.

¿Por qué registrar su marca con My Brand?

My Brand es una firma de abogados especializados en propiedad intelectual. Somos especialistas en planificación, desarrollo, protección y vigilancia de todo lo relacionado con patentes, marcas, diseños, derechos de autor, derecho informático, comercio electrónico, redes sociales, dominios de internet, contenidos en internet, privacidad y bases de datos.

Hoy más que nunca, la propiedad intelectual es un campo dinámico que evoluciona día a día. La propiedad intelectual no es un producto estándar y, por tanto, requiere soluciones creativas adaptadas a cada caso. Es un campo del Derecho que requiere análisis y planificación para generar las especificaciones únicas que requiere su marca o su creación. Nuestra firma, integrada por abogados expertos en la materia, se especializa en encontrar soluciones a su medida que le allanen el camino para registrar su propiedad, protegiendo de manera óptima sus derechos.

Desde el comienzo del proceso, nuestros abogados diseñan una estrategia de propiedad intelectual única adaptada a sus necesidades. La vasta experiencia y conocimiento de nuestros abogados ayudan al cliente a construir una estrategia que maximice el valor de sus activos y su empresa, generando el máximo beneficio a medio y largo plazo.

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